双边许可谈判步骤

 

标准必要专利许可并没有统一、固定的许可步骤。为便于理解，本《指南》以最高人民法院在高清编解码科技有限公司（Advanced Codec Technologies, LLC）诉OPPO六起语音标准必要专利案件作出的二审判决（以下简称“ACT诉OPPO二审判决”）中，总结的行业惯例为参考，介绍SEP许可活动可能涉及的基本步骤：

步骤1：权利人发出侵权通知并随附相关信息

通常情况下，双边谈判开始于权利人发现实施人产品涉嫌侵权，向实施人发送侵权通知开始。侵权通知（Infringement Notice）可以由权利人或其代理人向涉嫌侵权的实施人发送。通知通常包括以下信息：

具体SEP信息：如专利号码、相关技术标准。侵权行为的描述：如哪些产品或技术被认为侵权了SEP。要求：如要求侵权方采取行动，达成许可协议或支付赔偿。

根据相关案例及政策梳理，建议权利人发送侵权通知时注意以下事项：

（1）如果在发送侵权通知前即提起诉讼，或在谈判中反复以提起诉讼相威胁或付诸行动，可能被认定存在过错，不符合FRAND原则。

中国最高人民法院在ACT诉OPPO二审判决中阐述，在认定权利人在许可谈判中是否存在过错，通常可以综合考虑多重因素，包括“是否未向实施人发出侵权通知便直接提起司法诉讼要求确定使用费，在谈判过程中是否对实施人反复以提起侵权诉讼或向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁或直接付诸实际行动”。欧洲法院（ECJ）在华为诉中兴一案中也明确，提起禁令之诉之前应明确相关专利并说明侵权方式，通知侵权人其存在侵权行为。

此外，中国《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》第十九条也规定：“具有市场支配地位的经营者不得在标准的制定和实施过程中从事下列行为，排除、限制竞争：……（三）在标准必要专利许可过程中，违反公平、合理、无歧视原则，未经善意谈判，请求法院或者其他相关部门作出禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定等，迫使被许可方接受不公平的高价或者其他不合理的交易条件；……”构成市场支配地位的经营者如未经善意谈判即提起禁令申请，也可能被认定为构成垄断行为。

（2）拒绝向实施人披露必要的专利信息，可能被认定存在过错，不符合FRAND原则。

必要的专利信息包括拟许可的SEP组合的专利清单、示例性权利要求对照表等必要信息。

权利要求对照表（Claim  Chart）是SEP专利范围与标准规格及或产品之对照表，以便实施人能够了解SEP如何对应到技术标准和/或他们自己的产品。有关权利要求对照表是否必须提供，如何回应才符合FRAND原则，是否应在签署保密协议（NDA）后提供等问题均容易引起争议，且各法域态度不一。

ACT诉OPPO二审判决中，最高人民法院总结认定权利人是否存在过错综合考虑因素之一是：是否拒绝向实施人披露必要的专利信息（例如一定的标准必要专利数量、示例性的权利要求对照表）。广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第13条规定，在实施者明确表达接受专利许可谈判的意愿后，若权利人未按商业惯例和交易习惯向实施者提供示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息，则可以认定标准必要专利权人违反公平、合理、无歧视义务，存在明显过错。第14条规定，未在合理期限内对标准必要专利权人提供的示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息作出实质性答复，则可以认定实施者存在明显过错。

在中国国内司法实践中，是否按要求提供/回复权利要求对照表应视为专利人/实施人过错判定标准之一，但是法院在个案中仍会根据具体的案情来判断。

例如，在索尼移动通信产品（中国）有限公司（简称“索尼中国公司”）与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（简称“西电捷通公司”）侵害发明专利权纠纷一案（以下简称“索尼中国诉西电捷通案”）中，北京高院认为，索尼中国公司理应能够从专利清单等材料中判断出被诉侵权产品在生产制造过程中是否实施了涉案专利，并非一定需要借助于西电捷通公司提供的权利要求对照表，且索尼中国公司以权利要求对照表和保密协议问题作为拖延手段，从而导致双方没有实质上进入技术谈判和商务谈判。因此，西电捷通公司在谈判过程中没有过错，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序的过错在索尼中国公司。

欧盟法院并未在2015年在华为诉中兴一案中确定的善意谈判的框架中明确专利权人是否应向作为许可谈判当事方的实施者提供权利要求对照表。

2020年5月5日，德国联邦法院（FCJ）在Sisvel诉Haier一案中，认为，在善意谈判阶段，专利权人向专利实施人提供“权利要求对照表”可满足侵权通知的要求，但是这并非强制性要求，即在仅提供专利清单等材料而未提供“权利要求对照表”的情况下，专利权人仍可能被视为已履行提示侵权的义务。

日本《标准必要专利许可的善意谈判指南》建议专利权人向实施者提供许可谈判要约时应提供：专利清单、权利要求对照表（如涉及SEP数量较多则提供示例性对照表）、实施人产品如何符合标准的信息、是否存在FRAND声明以及对应标准号等信息。

（3）权利人应避免要求实施人签署不合理的保密协定（如把并不构成商业秘密的信息覆盖在内，或不合理限制披露对象）。

发出侵权通知后，SEP权利人通常会向实施人发送并要求其签署保密协议（Non-Disclosure agreement，NDA)。根据各法域现有司法实践，要求实施人签署保密协议，原则上是合理要求。

例如，在索尼中国诉西电捷通案中，北京高院在说理部分表示，权利要求对照表往往包含着权利人对其专利权利要求、技术标准的解释和说明，涉及权利人核心机密，其内容较为敏感。根据实务中的通常做法，一般谈判过程中权利人都会在双方签订保密协议的前提下提供权利要求对照表。在此情形下，专利权人要求双方签署保密协议的主张具有合理性。据此，西电捷通公司在同意提供权利要求对比表的基础上要求签署保密协议是合理的。德国杜塞尔多夫地区法院和杜塞尔多夫高等法院也在2017年的两份判决中确认了该原则。

但具体谈判中，是否签署保密协议、保密协议涵盖的信息范围、限制披露的群体等是较容易产生争议的领域，建议SEP权利人避免不合理扩大保密协议范围，体现谈判善意。

例如，日本《标准必要专利许可的善意谈判指南》呼吁权利人不要将权利要求对照表涵盖在保密协议范围，除非权利要求对照表本身包含保密信息。此外，该指南还建议SEP权利人不要限制实施人将信息披露给谈判相关的有限群体（如内外部律师、供应商、辅助人员等），因实施人可能需要这些群体的协助才能达成许可。

步骤2：实施人在合理期限内及时答复

根据相关司法案例及政策梳理，建议实施人收到权利人发送的侵权通知后，及时答复，表示愿与其协商具体的实施许可条件，如拒绝也应说明原因，并注意如下事项：

（1）及时回应并表示愿与其协商许可，如拒绝也应说明原因。

何为“合理时间”、“及时”，需根据谈判具体情况来认定，可能取决于多重因素：例如谈判专利的数量，实施人对谈判SEP涉及技术的熟悉情况，双方是否对有效性、必要性存在争议等。

（2）尽快启动调查及评估程序，知己知彼

收到权利人通知后，为做好可能的谈判准备，实施人可启动内部尽职调查，例如梳理己方的标准产品、销往的国别和区域。如质疑SEP本身的有效性、必要性等，也可进行分析评估。

如实施人对SEP必要性、有效性、是否侵权等提出质疑，可以与权利人交涉沟通。但关于是否应在前述争议尚未有结论时就按照本步骤答复权利人，观点不一。实践中，实施人可以选择尽快答复表明有许可意愿，但声明保留对争议问题进一步挑战的权利的做法，以降低被认定存在过错，不符合FRAND原则的风险。

必要性审查

标准组织通常鼓励或要求标准贡献者尽早披露其所有已知的专利信息。例如：IEEE 知识产权政策要求，标准委员会批准标准前，标准贡献方（Submitter）需提交保证信“Letter of Assurance（LOA）”，并须进行“合理且善意的问询（Reasonable and Good Faith Inquiry）”，以确保尽到合理努力去识别和联系所有曾经或正在参与（提议）标准开发的个人，从而梳理对于（提议）标准可能构成必要的专利权利要求。

但标准组织不对披露专利的有效性和必要性进行审查。有观点认为当前SEP存在过度声明（over-declaration）的现象，例如将non-SEP声明为SEP、一件专利声明为多个标准的SEP并重复收费等。为提升透明度，部分标准组织建立并维护SEP声明数据库。SEP数据库是开展必要性审查的重要参考工具，以下是部分标准组织数据库链接：

标准组织名称	SEP数据库链接
IEEE	https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/
ETSI	https://ipr.etsi.org/
ITU	https://www.itu.int/net4/ipr/search.aspx?sector=ITU&class=GS

针对专利组合必要性和有效性的技术谈判是SEP许可谈判中的重要环节。如许可谈判当事方对于专利的必要性存在争议，可委托第三方进行独立评估。

部分国家/地区的知识产权行政管理机构提供或计划提供中立的必要性审查服务。例如，2018年4月1日起，日本专利局（JPO）开始按照《必要性检查咨询意见手册》提供必要性咨询服务。

最新趋势观察：

2023年4月27日，欧盟委员会正式发布了《欧洲议会和欧盟理事会关于标准必要专利条例和修订（EU）2017/1001号条例的提案》（《Proposal for a Regulation Of The European Parliament And Of The Council On Standard Essential Patents And Amending Regulation (EU)2017/1001》），提案规定，在欧洲知识产权局（EUIPO）内创建一个能力中心，管理SEP数据库、SEP注册和SEP的必要性检查程序以及FRAND的确定。2025年2月11日，欧盟委员会正式宣布撤回该项提案，并在声明中指出，撤回是由于“各方未能达成可预见的一致意见”。这主要源于欧盟理事会内部存在重大分歧、难以形成共识，同时新一届委员会的政策重点已转向推动创新、减轻监管压力以及增强科技主权与竞争力。此举表明欧盟在短期内不会进一步加强SEP监管，相关争议将继续由各成员国法院和统一专利法院（UPC）审理，也反映出欧盟整体政策正朝着优化创新环境与提升产业竞争力的方向调整。

2025年7月，英国知识产权局（UKIPO）宣布就标准必要专利（SEP）政策启动公众咨询(Consultation on Standard Essential Patents)，旨在应对当前SEP生态系统中许可成本不透明、争议解决成本高昂及中小企业(SMEs) 面临障碍等问题，并提出两项核心监管提案：一是建立高效、低成本的FRAND费率裁定机制（Rate Determination Track），以提升许可透明度；二是强制要求公开标准必要专利信息，方便用户检索。UKIPO强调其目标是维持权利人与实施人之间的利益平衡，确保英国继续作为全球SEP争议解决优选地，并通过证据导向、分阶段的磋商方式稳步推进政策优化。

（3）避免仅表示愿意协商，但实际行动却存在无正当理由拖延或中断协商的情况

实施人还需注意，根据相关司法案例和政策梳理，如仅表示愿意协商，但实际行动却存在无正当理由拖延或中断协商的情况，也可能增加被认定存在过错的风险。例如，德国联邦法院在Sisvel诉Haier一案中，认为实施人除了需要明确、毫不含糊的表示愿意接受许可，还应开展“目标导向”的谈判，并应为谈判作出投入。

（4）签署合理的保密协议

如前述，权利人或实施人要求签署保密协议，原则上是合理要求，因此如无正当理由拒绝签署保密协议，或反复以就保密协议谈判为由采取拖延战术，可能被认定为存在过错。

同时，因保密协议文本多由权利人提供，建议实施人仔细审核保密协议条款，例如秘密范围是否包括已公开信息。如果实施人需依赖第三方（如供应商、外部律师、检索机构、第三方技术专家、经济学家、专利对标机构等）才可对谈判条件是合理进行评估，应注意根据保密协议是否可以将材料披露给相关第三方。此外，因实施人在商业谈判阶段可能提供既往销售数据等敏感信息，也建议审核保密协议条款确认是否将己方秘密信息覆盖在内。

步骤3：权利人向实施人提出许可条件要约

根据相关司法案例及政策梳理，建议权利人发送许可条件要约时注意如下事项：

（1）向实施人解释许可费率计算依据

要约通常包括许可费用、许可范围、许可方式、许可期限等内容。其中，许可费用应列明计算方式及依据，否则可能增加被认定存在过错，不符合FRAND原则的风险。

中国最高人民法院在ACT诉OPPO二审判决中，总结认定权利人综合考虑因素之一是：是否拒绝向实施人公开所主张的许可费数额或许可费计算依据或计算方式。广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》也将“未向实施者提出具体许可条件及主张的许可费计算方式，或提出的许可条件明显不合理，导致无法达成专利实施许可合同”作为权利人过错行为之一。

欧盟法院在华为诉中兴案件中确立的善意许可谈判框架，也明确权利人是否在要约里明确许可费及计算依据是考虑是否构成滥用支配地位的因素之一。

日本《标准必要专利许可的善意谈判指南》也将不提供费用计算方式或证明要约是符合FRAND义务列为增加非善意认定风险的行为之一。

（2）向实施人提出的许可条件中的报价不应明显高于或不合理地高于其他同业竞争对手提出的报价，且拒绝说明理由

例如，中国最高人民法院在ACT诉OPPO二审判决中，将明显高于或不合理高于其他同业竞争对手的报价列为过错认定综合考虑因素之一。在英国InterDigital诉联想案中，英国高等法院也是认定InterDigital在谈判过程中，不断提出超出FRAND范围的报价，这一行为上不构成FRAND许可人，拒绝了InterDigital的禁令申请。

但是，因实际谈判中可能存在多轮报价。根据相关司法案例和政策总结，如发生争议，法院或其他裁判机构可能会综合考虑权利人多轮报价情况。例如，前述英国InterDigital诉联想案中，尽管案件焦点集中在双方分别发出的2次要约，但是英国高等法院在认定双方行为是否FRAND时，综合考虑InterDigital的16轮报价和联想的2轮报价。在Microsoft Corp.诉Motorola一案中，美国联邦地区法院认为，SEP权利人的初始要约不必符合FRAND原则。理由是要求SEP权利人根据FRAND原则主动提出要约，可能会使SEP权利人担心其提出的初始要约被认为不符合FRAND原则而被起诉，反而阻止SEP权利人与实施者进行初步接触。

步骤4：实施人接受或在合理期限内拒绝许可条件要约，如拒绝可以提出反要约

收到权利人许可条件要约后，实施人如认为可接受，双方可就此达成许可协议。如认为许可条件不合理，应在合理期限内拒绝并说明原因，可以提出反要约。根据相关司法案例及政策梳理，建议实施人如拒绝要约，应注意以下事项：

（1）在合理时间内提出反要约，避免拖延

实施人如拒绝要约、拖延提供反要约或未进行实质性答复，可能被认定存在过错，违反FRAND原则。例如，在2018年中国深圳市中级人民法院审理的华为诉三星案中，法院认为三星在报价方面消极懈怠，不积极对华为报价也不积极对华为提供的报价进行反报价，存在过错，不符合FRAND原则。在Sisvel诉Haier案中，德国联邦法院分析了Haier在谈判过程中提出的反要约，认为该系列反要约只针对了Sisvel在法院提起诉讼的专利，未就Sisvel要约的专利组合中其他专利提起反要约（而Haier本身有充足的时间对其他专利进行检索评估），该系列反要约不能证明Haier的许可意愿。

但是，也有案例显示，如果权利人提供的信息不足，使得实施人难以接受要约或提供反要约，实施人不一定被认定没有意愿。如InterDigital诉联想案中，英国高等法院认为联想在谈判中未接受InterDigital的要约，且多次向InterDigital寻求信息的行为是合理的。法院还阐释，在联想掌握的有关InterDigital拟许可的专利组合费率的信息非常少的情况下，没有提出反要约是可以理解的。

（2）提出反要约时解释说明反要约条件

ACT诉OPPO二审判决中，中国最高人民法院总结认定在实施人提出反要约环节，认定实施人是否存在过错的综合考虑因素包括“是否向权利人提出明显不合理的许可条件”。实施人提出反要约应明确许可条件、许可费计算方法和依据。根据相关案例梳理，对反要约进行解释一定程度上可降低被认定没有意愿的风险，例如在InterDigital诉联想案中，英国高等法院认为虽然联想2018年7月提出的要约较低，但联想对此作出了解释。如实施人主张以可比许可协议法计算许可费，也可考虑提供实施人自己的可比协议。在Optis诉Apple案中，Apple作为实施人提供了可比协议，英国高等法院最终认定Apple提供的协议较Optis提供的更合适。

步骤5：权利人接受实施人提出的反要约，或拒绝并解释原因，可提出新要约

ACT诉OPPO二审判决中，最高院总结认定在实施人提出反要约环节，认定权利人是否存在过错的综合考虑因素包括“收到实施人的反要约后是否在合理期限内向实施人作出反馈”。

值得注意的是，双方可能存在多轮谈判，在谈判过程中是否不合理的中断或拖延谈判，是贯穿整个谈判过程的过错考量因素。

在这一步，可能涉及实施人提供一定的担保。例如，ACT诉OPPO二审判决中，中国最高人民法院总结提出，如“权利人认为实施人的反要约不公平合理，则实施人可以及时将其反要约对应的许可费用予以提存”。欧盟法院在华为诉中兴案中，法院阐述如果权利人拒绝了实施人提出的反要约，而实施人还在继续使用权利人的专利，则应根据商业惯例提供担保（例如银行保函或者押金）。