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诉讼

诉讼

 

标准必要专利权利人向标准组织(SSO)做出声明,承诺将遵守公平、合理无歧视原则(FRAND)。实践中,专利是否是必要的,是否是有效的?在特定案例中,何种条件满足FRAND原则?权利人是否违反了FRAND声明等,都是产生大量诉讼乃至国际平行诉讼的原因。

欧盟、英国、中国、美国等是FRAND 争议的热门法域,但近年来印度、巴西等国法院也审理了一些颇受关注的SEP案件。

一、中国

近年来,中国法院也先后作出了一系列有关SEP许可纠纷的判决。2021年8月,在OPPO诉夏普案中,中国法院首次确认了对全球SEP使用费费率的管辖权。2022年,最高人民法院在OPPO诉诺基亚案中再次肯定了这一“对全球SEP使用费费率具有管辖权”的观点。中国法院认为在被告系外国企业且其在中国境内没有住所和代表机构的情况下,该纠纷与中国是否存在适当联系的判断标准,可以考虑专利权授予地、专利实施地、专利许可合同签订地或专利许可磋商地、专利许可合同履行地、可供扣押或可供执行财产所在地等是否在中国领域内。只要前述地点之一在中国领域内,则应认为该案件与中国存在适当联系,中国法院对该案件即具有管辖权。

2023年12月,重庆市第一中级人民法院就OPPO诉诺基亚标准必要专利使用费纠纷一案作出了一审判决,确认了诺基亚2G、3G、4G及5G标准必要专利组合全球性的公平、合理和无歧视(FRAND)许可费率,并裁定手机行业5G标准全球累积费率为4.341%-5.273%。本次判决是中国法院首次对标准必要专利诉讼作出全球费率判决,也是全球范围内对5G标准累积费率的首次确定。

以下是部分典型案例、案由、诉讼请求以及裁判结果梳理:

国家

案例

案由

诉讼请求

判决结果

中国

“OPPO与夏普”标准必要专利许可纠纷管辖案

知识产权合同纠纷/标准必要专利许可纠纷

原告OPPO公司向法院提出的诉讼请求1.请求人民法院判决确认两被告在许可谈判中的相关行为违反公平、合理、无歧视(FRAND)义务或者违反诚实信用原则,包括但不限于不合理拖延谈判进程、拖延保密协议的签署、未按交易习惯向原告提供权利要求对照表、隐瞒其曾经做过FRAND声明、未经充分协商单方面发起诉讼突袭、以侵权诉讼禁令为威胁逼迫原告接受其单方面制定的许可条件、过高定价等行为,原告保留在诉讼过程中针对两被告其他FRAND义务或者诚信原则的行为进行追诉的权利;2.请求人民法院就被告夏普株式会社拥有并有权作出许可WiFi标准相关标准必要专利、3G标准相关标准必要专利以及4G标准相关标准必要专利在全球范围内针对原告的智能终端产品的许可条件作出判决,包括但不限于许可使用费率;3.请求人民法院判令被告赔偿原告因违反FRAND义务给原告造成的经济损失共计人民币300万元。

夏普株式会社在提交答辩状期间,对案件提出管辖权异议,请求1.驳回起诉;2.如果上述请求不能全部满足,则依法裁定驳回该案中侵权纠纷起诉,裁定将涉及中国专利在中国大陆范围的许可条件纠纷移送广州知识产权法院管辖,驳回涉及其他国家或地区的专利许可条件的起诉。

赛恩倍吉日本株式会社亦提出管辖权异议,同意夏普株式会社意见,并认为其与本案侵权纠纷及专利许可纠纷均无关系,不应成为本案被告。

夏普株式会社上诉请求1.撤销原审裁定,驳回OPPO公司、OPPO深圳公司的起诉;2.如以上请求不能全部满足,则依法裁定驳回OPPO公司、OPPO深圳公司关于侵权损害赔偿、裁决WiFi标准相关标准必要专利全球许可条件及裁决3G标准、4G标准相关标准必要专利在中国大陆范围外的许可条件的起诉;3.裁定将涉及3G标准、4G标准相关标准必要专利在中国大陆范围的许可条件纠纷移送中华人民共和国广州知识产权法院(以下简称广州知识产权法院)管辖。

原审法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)第十八条、第一百二十七条、第二百六十五条之规定裁定:驳回被告夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社提出的管辖权异议。案件受理费人民币100元,由被告夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社共同负担。

二审判决:驳回上诉,维持原管辖权裁定。

中国

OPPO诉InterDigital全球SEP许可费案

标准必要专利使用费纠纷

原告OPPO公司向法院提出的诉讼请求1.确定交互数字方持有或有权作出许可的3G、4G、5G 标准、802.11 标准、HEVC 标准(以下合称涉案标准)的标准必要专利针对OPPO 方符合公平、合理、无歧视(英文简称为 FRAND)原则的全球许可条件(限于OPPO方有权接受且需要获得许可的智能终端产品),包括但不限于全球许可使用费率;2.交互数字方承担 OPPO方为本案支出的合理费用和本案的诉讼费用(暂计为50万元人民币)。被告:交互数字公司(InterDigitalInc.)上诉请求:撤销一审裁定:驳回OPPO方的起诉或驳回OPPO方针对中国以外他国授权的标准必要专利许可条件的起诉;如法院认为不应驳回OPPO方的起诉,将本案移送至北京知识产权法院审理。

一审裁定:(一)许可标的涉及多项中国专利,OPPO方实施专利的制造行为发生在中国,故中国法院无论是作为专利权授予地法院还是专利实施地法院,亦或是许可磋商地法院,均对本案依法具有管辖权。(二)东莞市是OPPO的主要研发地和生产地,是主要的专利实施地,本院依法享有管辖权。(三)境外的专利侵权诉讼与本案明显不同,本案不构成重复诉讼。

二审裁定:驳回上诉,维持原管辖权裁定。

中国

索尼移动通信产品(中国)有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案

知识产权与竞争纠纷/侵害发明专利权纠纷

1、依法撤销一审判决;2、依法改判驳回西电捷通公司的全部诉讼请求或将本案发回重审;3、判决本案一、二审诉讼费用全部由西电捷通公司负担。

驳回上诉,维持原判。

中国

华为技术有限公司与IDC公司滥用市场支配地位纠纷

知识产权与竞争纠纷/滥用市场支配地位纠纷

1.撤销本六案一审判决;2.改判驳回高清公司本六案的全部诉讼请求或者重新确定许可使用费;3.判令本六案一审、二审案件受理费均由高清公司负担。

一、维持中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01 民初 3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第三项;二、撤销中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01民初 3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第一项、第二项;三、0PP0 广东移动通信有限公司自本判决生效之日起十日内向高清编解码科技有限责任公司支付专利(专利号分别为:99813641.7、99813640.9、99813602.6、99813601.8、00815854.1、01803954.5)许可使用费人民币15390527元及其利息(利息以本金人民币15390527元为基数,自XX 起计算至OPPO广东移动通信有限公司实际支付之日止)和合理开支人民币 XX 元;四、驳回高清编解码科技有限责任公司的其他诉讼请求;五、驳回 0PP0 广东移动通信有限公司的上诉请求。

中国

华为技术有限公司与交互数字技术公司等滥用市场支配地位纠纷案

知识产权与竞争纠纷/滥用市场支配地位纠纷

华为公司、交互数字均不服原审判决,向本院提起上诉。

1.华为公司上诉请求本院撤销原审相关判决,改判交互数字立即停止将其***捆绑搭售的行为,立即停止将***范围内的专利捆绑搭售的行为。

2.交互数字上诉请求本院判决撤销原审判决,驳回华为公司的全部诉讼请求,并由华为公司承担本案一、二审诉讼费用。

驳回上诉,维持原判。

中国

华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷

知识产权与竞争纠纷/不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷

华为技术公司及其中国关联公司请求判令1.确认其在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害康文森公司享有的专利号为ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7的发明专利权。2.请求就康文森公司所有以及有权作出许可的、声称并实际满足2G、3G、4G标准或技术规范且为华为技术公司及其中国关联公司所实际实施的全部中国必要专利,判令确认符合公平、合理、无歧视原则的对华为技术公司及其中国关联公司产品的许可条件,包括费率。

申请人华为技术公司申请行为保全:请求责令被申请人康文森公司在本三案终审判决作出之前不得申请执行德国杜塞尔多夫地区法院(以下简称杜塞尔多夫法院)就康文森公司诉华为技术公司、华为技术德国有限公司、华为技术杜塞尔多夫有限公司(以下合称华为技术公司及其德国关联公司)侵害标准必要专利权纠纷案件作出的停止侵权判决。

一审裁定1.对华为技术公司及其中国关联公司请求确认在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害康文森公司享有的专利号为ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7发明专利权的诉讼请求不予支持;2.对华为技术公司及其中国关联公司与康文森公司所涉标准必要专利许可应按以下条件确定:(1)许可专利:康文森公司所有以及有权做出许可的、声称并实际满足2G、3G、4G标准或技术规范且为华为技术公司及其中国关联公司所实际实施的全部中国必要专利。(2)许可产品:华为技术公司及其中国关联公司的移动终端产品,即手机和有蜂窝通信功能的平板电脑。(3)许可行为:制造、销售、许诺销售、进口许可产品,以及在许可产品上使用许可专利。(4)许可费率:上述许可行为中,华为技术公司及其中国关联公司需要向康文森公司支付的费率为:单模2G或3G移动终端产品中,中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0;单模4G移动终端产品中,中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0.00225%;多模2G/3G/4G移动终端产品中,中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为0.0018%。并且,华为技术公司及其中国关联公司仅需就含有ZL200380102135.9专利技术方案的4G移动终端产品向康文森公司支付上述许可费率。

二审裁定:康文森无线许可有限公司不得在本院就本三案作出终审判决前,申请执行德意志联邦共和国杜塞尔多夫地区法院于2020年8月27日作出的一审停止侵权判决。

如违反本裁定,自违反之日起,处每日罚款人民币100万元,按日累计。

案件申请费人民币5000元,由华为技术有限公司负担。

本裁定立即开始执行。

如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

中国

高清编解码科技有限责任公司与OPPO 广东移动通信有限公司、南京白下苏宁易购商贸有限公司侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷

侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷

高清公司不服本六案一审判决提起上诉,请求:1.撤销本六案一审判决第一项、第二项;2.改判 0PP0 公司每案赔偿高清公司5700万元。

0PP0 公司不服本六案一审判决提起上诉,请求:1.撤销本六案一审判决;2.改判驳回高清公司本六案的全部诉讼请求或者重新确定许可使用费;3.判令本六案一审、二审案件受理费均由高清公司负担。

一、维持中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院(2018)苏 01 民初 3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第三项;

二、撤销中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院(2018)苏 01 民初 3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第人一项、第二项;

三、0PP0 广东移动通信有限公司自本判决生效之日起十日内向高清编解码科技有限责任公司支付专利(专利号分别为:99813641.7、99813640.9、99813602.6、99813601.8、00815854.101803954.5)许可使用费人民币15390527元及其利息(利息以本金人民币 15390527元为基数,自

计算至 0PP0 广东移动通信有限公司实际支付之日止)和合理开支人民币

四、驳回高清编解码科技有限责任公司的其他诉讼请求;

五、驳回 0PP0 广东移动通信有限公司的上诉请求,

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》(2021 年修正)第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

中国

华为技术有限公司与三星(中国)投资有限公司、惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、深圳市南方韵和科技有限公司侵害发明专利权(专利号为ZL201110269715.3)纠纷

侵害发明专利权纠纷

原告华为公司提出诉讼请求1、五被告立即停止侵害原告第201010104157.0号发明专利权的行为,包括但不限于停止制造、使用、销售以及许诺销售被控侵权的产品(涉案侵权产品型号列表见附件);2、被告惠州三星公司、被告天津三星公司与被告三星(中国)公司连带赔偿原告经济损失人民币8000万元整;3、被告惠州三星公司、被告天津三星公司与被告三星(中国)公司连带承担原告为制止侵权行为所支付的合理开支人民币50万元整;4、五被告承担本案的诉讼费用

一、被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星(中国)投资有限公司应立即停止对原告华为终端有限公司享有的“组件显示处理方法和用户设备”(专利号:201010104157.0)发明专利权的侵害,即停止在移动终端的操作系统中搭载实施涉案专利的图形用户界面,停止制造、许诺销售、销售搭载涉案专利技术方案的移动终端(具体型号如下:SM-A5100、SM-A7108、SM-5108、SM-7355C、SM-T550、SM-N9200、SM-A7100、SM-G9280、SM-J5108、SM-A8000、SM-T810、SM-G9250、SM-A9000、SM-T715C、SM-J5008、SM-J7008、SM-G9200、SM-C5000、SM-C7000、SM-A9100、SM-G9300、SM-G9350);

二、被告福建泉州市华远电讯有限公司、泉州鹏润国美电器有限公司应立即停止对原告华为终端有限公司享有的“组件显示处理方法和用户设备”(专利号:201010104157.0)发明专利权的侵害,即停止销售搭载涉案专利技术方案的移动终端;

三、被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星(中国)投资有限公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告华为终端有限公司经济损失80,000,000元;

四、被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星(中国)投资有限公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理费用500,000元;

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息;

本案一审受理费444,300元,由被告惠州三星电子有限公司负担140,000元,由被告天津三星通信技术有限公司负担140,000元,由被告三星(中国)投资有限公司负担140,000元,由被告福建泉州市华远电讯有限公司负担12,150元,由被告泉州鹏润国美电器有限公司负担12,150元。

二、英国

英国法院是标准必要专利所有人寻求解决与其标准化技术实施者之间的许可纠纷的热门场所。在过去五年中,英国FRAND有关FRAND的司法活动较为活跃,做出了诸如Unwired Planet诉华为案、InterDigital诉联想案、Optis诉Apple案和诺基亚诉OPPO案等受关注的判决。

英国法院的特色之一是法院愿意(继英国最高法院对Unwired Planet诉华为案的判决之后)在全球范围内确定FRAND许可的条款,包括特许权使用费。英国将FRAND纠纷主要视为合同法问题。通常,在英国,专利权人能够获得针对侵权人的禁令;但是,如果专利受FRAND承诺的约束,实施人可以依靠该合同承诺,通过迫使专利权人提供FRAND许可来避免禁令。

关于平行诉讼中的禁诉令,英国法院目前已经在几起不同的FRAND案件中签发了禁诉令。

三、德国

对于想要通过自动禁令来促进谈判许可的专利权人来说,德国是非常有吸引力的法域。OPPO诉诺基亚、Sisvel诉海尔等案件体现了德国法院对没有许可意愿的被许可人的禁令也完全适用于标准必要专利领域。虽然 2021 年对《专利法》的修订引入了相称性要求,但德国法院实践中几乎从未因禁令可能会给实施者带来不适当的负担而拒绝发布禁令。

德国法院为专利权人提供了一个有利的平台,不仅体现在更容易获得禁令上,其主要优势还体现在德国专利诉讼的二元制度。专利的侵权问题与所主张专利权效力无效问题分开在不同的程序中处理。

德国法院曾试图就FRAND条件提供指导。然而,德国联邦法院(FCJ)在一定程度上阻止了相关指引的出台。根据FCJ的说法,没有一个特定的许可费率或一套特定的许可条件符合FRAND。

四、法国

尽管巴黎司法法院(Judicial Court of Paris)在多起案件中确认了自己对确定 “FRAND ”的管辖权,但法国法院并未确定过全球许可费率。无论是在飞利浦诉 TCL 或小米案(案件编号:21o13772/20)中,还是在 Intellectual Ventures 与几个实施者及其共同被告之间的纠纷(案号:18/00406、18/00407)中,到目前为止,纠纷都以专利的法国部分被撤销或双方和解而告终。在 Conversant Wireless 诉 LG 案(案号: 061/2019)中,法官宣布诉讼专利为非必要专利。因此,法国法院还未通过FRAND判决传递出较为明确的倾向讯息。

五、荷兰

荷兰同样是全球SEP诉讼的重要战场。海牙地区法院尤其具有吸引力。荷兰法院还以发布在欧洲有效的跨境禁令而闻名。相比欧洲其它国家的法院,荷兰法院一直以来都比较积极的适用外国法律,包括外国专利法。在欧盟法院Primus诉Roche案之后,跨境禁令的范围通常仅限于被告位于荷兰境内、且专利有效性没有争议。欧洲法院Solvay诉Honeywell案也确认,法院可以签发欧洲范围内的跨境禁令。因为荷兰是产品销往欧洲的重要中转地,权利人通常会利用荷兰的在贸易链条中的独特地位以及荷兰擅于签发跨境禁令的特点,在荷兰法院提起跨境临时禁令。

2022 年 2 月,海牙地区法院宣布对 Vestel 和专利池 Access Advance 之间的 FRAND 诉讼具有管辖权。作为本案的一部分,Vestel 曾请求作出宣告性裁决,认定专利池的出价及其双边许可出价为非自由裁量权出价。在没有宣告裁决的情况下,Vestel 请求海牙地区法院为 Access Advance 设定一个全球 FRAND 费率。

六、美国

美国加利福尼亚州、特拉华州和德克萨斯州的地区法院是SEP许可纠纷热门的法院地。

关于SEP纠纷中的许可费率,美国法院关于FRAND的第一次裁决可以追溯到2013年的Microsoft诉Motorola案,是美国历史上首次由法院判定标准必要专利FRAND许可费率的案例。TCL诉Ericsson一案中,法院将许可区域划分为美国、欧洲和世界其他地区,并在全球范围内设定特许权许可费率,依据是实施者TCL已经同意法院设定全球许可条款。但该判决在2019年因上诉被撤销。美国司法实践中也有判例认为法院无权裁定全球费率。在 2018 年Optis Wireless Technology LLC 诉华为技术有限公司一案中,美国德克萨斯州东区地方法院认为,“其他国家的法院适用自己的法律来认定是否符合FRAND要求并确认许可费,而相关法律可能与侵权法一样,与美国法律有很大不同。” InterDigital诉中兴一案中,被告请求为标准必要专利权利人的许可组合设定FRAND费率,该请求被法院驳回,理由是“即使法院确定了FRAND费率,也不清楚该如何实际执行这样的裁决。”

七、巴西

巴西法院正逐步成为全球SEP诉讼的重要管辖地。在法律适用上,巴西未对SEP设特殊限制,权利人行使其排他性权利不受FRAND承诺的直接阻碍。在侵权事实明确且可能造成难以弥补损害的情况下,巴西法院普遍支持将临时禁令作为SEP维权的主要救济手段。

近年来,巴西司法实践呈现出三方面趋势:一是强化对SEP权利人的保护,在DivX诉Netflix等案件中开创性地作出永久禁令,并确立侵权方须支付许可费及罚金的责任形式;二是发展出高效的审判机制,通过简化专家鉴定程序快速确认专利必要性,为判决提供有力技术支持;三是形成具有可预期的裁判导向,里约热内卢等地的上诉法院在多起涉5G、HEVC等标准的案件中维持禁令。

这些发展使巴西成为对抗全球专利“反向劫持”行为的重要司法区域,因此正迅速成为专利权人青睐的诉讼地。

最新趋势观察:

欧洲统一法院由2013年2月19日签署的《统一专利法院协议》(UPC 协议)确认成立,允许统一专利和欧洲专利的所有人在批准 UPC 协议的所有欧盟成员国内行使其权利,并允许第三方撤销专利。法院由原审法庭、上诉法庭和法院登记处组成。UPC还将设立一个专利调解和仲裁中心,以促进纠纷友好解决。